ACCORDI DI COESISTENZA TRA MARCHI

Trademark co-existence agreements are very popular tools to avoid/settle trademark disputes. However, many questions concerning these agreements remain unanswered. This thesis explores some of the most relevant issues from an Italian legal standpoint and the solutions offered by other countries. The thesis starts by analysing the issue of the validity of co-existence agreements (they were once considered void, were then accepted as valid by some courts and then finally also by the legislator). The thesis then analyses the typical content of co-existence agreements, with an overview of the main provisions (limitation to products and services, territorial divisions, modifications to the signs, etc.), with a focus on some wording that the parties may have further discussions on. Also examined is the relationship between co-existence agreements and third parties and the issues that can arise from the legal qualification of co-existence agreements as being binding only on the parties to it. The thesis closes with an analysis of the impact of co-existence agreements in opposition proceedings by examining the European and Italian trademark offices’ main caselaw.

Gli accordi di coesistenza sono strumenti molto diffusi per la composizione di controversie attuali o potenziali. Presentano tuttavia ancora molti interrogativi irrisolti. Il lavoro analizza alcune tematiche chiave che hanno interessato o che tuttora interessano gli accordi di coesistenza, considerando in primo luogo il punto di vista dell’ordinamento italiano, facendo anche ricorso alla comparazione con l’esperienza e le soluzioni offerte dagli ordinamenti di altri paesi. Viene in primo luogo analizzato il tema della validità degli accordi di coesistenza: un tempo considerati nulli, sono stati successivamente riconosciuti validi sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, con prospettazioni poi assecondate anche dal legislatore. Viene inoltre analizzato il contenuto tipico degli accordi di coesistenza, con una rassegna delle principali obbligazioni (limitazioni merceologiche, spartizioni territoriali, modifiche all’aspetto grafico o denominativo del segno, etc.), e sono individuati i profili critici sui quali più frequentemente le parti possono trovarsi successivamente a discutere. È infatti noto l’adagio secondo cui gli accordi di coesistenza sarebbero i sistemi più diffusi per risolvere controversie attuali, rinviando la lite a controversie future. Il lavoro approfondisce inoltre il tema della rilevanza degli accordi di coesistenza rispetto ai terzi, e i problemi che possono scaturire dalla qualificazione giuridica degli accordi di coesistenza quali i contratti aventi efficacia meramente obbligatoria, e quindi vincolanti solo per le parti che lo hanno sottoscritto. Infine, viene esaminato l’atteggiamento dell’EUIPO e dell’UIBM rispetto agli accordi di coesistenza, nello specifico nell’ambito delle procedure di opposizione. Nell’ordinamento italiano il tema è ancora pressoché inesplorato, e risulta solo un caso portato all’attenzione dell’UIBM che ha avuto esiti opposti nei due gradi di giudizio davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione Ricorsi.